网站标志
新闻搜索
新闻动态
商标注册的风险及规避
作者:管理员    发布于:2013-05-16 12:14:41    文字:【】【】【

当前,企业申请人注册商标前往往会存在很多问题需要解答,尤其是初次注册商标的企业,关心的问题更多。其中申请人最关心的问题,莫过于商标注册的成功率了。甚至有部分申请人要求或者期望代理机构能给与100%成功的保证,事实上是怎样的呢,商标究竟能否保证100%成功呢?如果不能100%,那如何能提高成功率?

在目前的实际申请情况下:商标注册永远没有100%的成功率,任何人(包括商标局局长)都不能保证一定能够核准注册,这时由商标注册中的其客观事实决定的。

商标注册其主要风险就是最后被驳回,从而造成前期投入的商标使用成本的损失。因为很多申请人在商标申请提交之后就开始使用商标,甚至更早,而由于在一年多甚至两年多的审查等待过程中投入的对商标使用的成本尚未产生有效的收益。所以我一直跟我的客户说商标注册有风险,注册需谨慎,需要多准备几个后备商标。

一、那么产生驳回风险的主要原因有哪些?

1、 商标查询盲区:
在商标申请前,商标要进行查询看是否有相同或近似,避开相同或近似在一定程度上可以确保商标的成功机率更高。但是查询系统里的数据始终是比现实中的申请慢一节拍的,已经下发受理书的申请信息基本上都可以查到,但是近期申请的还没有下发受理书的(也就是申请信息还未录入商标数据库的,或者可以理解为是商标局已经收到但还没有整理受理积压的)商标,是任何人都无法查询到的。 这个盲期的时间段以商标局数据录入时间为准,查询盲期6个月左右。如果在盲期内,即使有人和你申请相同的商标,也是查询不到的,所以这是第一个风险。
2
、 商标近似的判断:
在商标查询时,对于查询到的结果,是要和申请人的商标进行近似比对的。而在比对的过程中,申请者个人会有一个标准和看法,代理公司的商标查询员会有一个标准与看法,而商标局的审查人员也有其一套标准与看法,由于各自的知识与经验不同、各自的利益和角度不同,所以三者的观点在不少情况下并不一致。所以对于两个商标近似不近似,并没有绝对的标准,只有概率上的判断。尤其是图形商标的近似度,判断的差异性更大。一般情况下,三者看法要重视的顺序是:商标局审查员>代理机构查询员>申请人,当然在申请时,应重视代理机构的意见。当申请人与代理人近似判断不够老道的时候,商标就有被审查院驳回的可能。(当然,有些申请人是在明知风险的自愿去冒风险的,这种另当别论)。
3
、 商标公告与异议:
申请人商标即使通过了审查员的审核,上了商标公告,仍然还是不确定因素。商标公告期三个月,在此期间全国任何人均可以提出异议(比如指出和某商标近似、侵犯某个体权益、商标抢注…….等等),商标局收到异议后会让申请人答辩,然后综合材料作出是否予以核准的裁定,甚至还有可能复审。所以,这是第3个无法确定的因素。

二、违反商标法关于不得作为商标使用或注册的相关规定(禁止性规定)

《中华人民共和国商标法》第十条规定:下列标志不得作为商标使用:(1)同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、军旗、勋章相同或者近似的,以及同中央国家机关所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的;(2)同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗相同或者近似的,但该国政府统一的除外;(3)同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记相同或者近似的,但经该组织同意或者不易误导公众的除外;(4)与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的,但经授权的除外;(5)同红十字红新月的名称、标志相同或者近似的;(6)带有民族歧视性的;(7)夸大宣传并带有欺骗性的;(8)有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。

县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。但是,地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外;已经注册的使用地名的商标继续有效。

在商标申请注册实务中,申请人和商标代理人不可能熟知以上禁止性规定指向的内容,所申请注册的商标很有可能违背了禁止性规定。同时有些规定没有很明确的标准,审查员和申请人的理解存在较大差别。比如:有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的,法律解释是指商标不得含有淫秽、封建迷信、邪教及其他与法律、法规规定相违背的内容。

国家工商总局的《商标审查标准》中规定是:社会主义道德风尚,是指我国人们共同生活及其行为的准则、规范以及在一定时期内社会上流行的良好风气和习惯;其他不良影响,是指商标的文字、图形或者其他构成要素对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。有害于社会主义道德风尚或者具有其他不良影响的判定应考虑社会背景、政治背景、历史背景、文化传统、民族风俗、宗教政策等因素,并应考虑商标的构成及其指定使用的商品和服务。主要包含以下几个方面:

1,有害于社会主义道德风尚的。

2,具有政治上不良影响的,A与国家、地区或者政治性国际组织领导人姓名相同或者近似的,B有损国家主权、尊严和形象的,C具有政治意义的数字等构成的,D与恐怖主义组织、邪教组织、黑社会名称或者其领导人物姓名相同或者近似的。

3,有害于种族尊严或者感情的。

4,有害于宗教信仰、宗教感情或者民间信仰的,A 宗教或者民间信仰的偶像名称、图形或者其组合,B 宗教活动地点、场所的名称、图形或者其组合,C 宗教的教派、经书、用语、仪式、习俗以及宗教人士的称谓、形象。

例外情况:A 根据国务院有关规定,宗教组织或者团体可以兴办自养企业,在不会损害其他宗教活动场所利益的前提下,宗教组织和经其授权的宗教企业以专属于自己的宗教活动场所的名称作为商标申请注册的。 B 商标的文字或者图形虽然与宗教或者民间信仰有关,但具有其他含义或者其与宗教有关联的含义已经泛化,不会使公众将其与特定宗教或者民间信仰相联系的。

5,与我国各党派、政府机构、社会团体等单位或者组织的名称、标志相同或者近似的。党派包括中国共产党和被统称为民主党派的八个政党,即中国国民党革命委员会、中国民主同盟、中国民主建国会、中国民主促进会、中国农工民主党、中国致公党、九三学社、台湾民主自治同盟;本条中的名称包括全称、简称、缩写等;本条中的标志包括徽章、旗帜等。

6,与我国党政机关的职务或者军队的行政职务和职衔的名称相同的。含有与我国党政机关的职务或者军队的行政职务和职衔名称相同或者近似的文字,但具有其他含义不会误导公众的除外(比如将军)。

7,与各国法定货币的图案、名称或者标记相同或者近似的。

8,容易误导公众的. A 容易使公众对商品或者服务的质量等特点产生误认的;B 公众熟知的书籍的名称,指定使用在书籍商品; C 公众熟知的游戏名称,指定使用在游戏机或者电子游戏程序的载体等商品及相关服务;D 公众熟知的电影、电视节目、广播节目、歌曲的名称,指定使用在影视、音像载体的电影片、电视片、唱片、光盘(音像)、磁带等商品及相关服务。

9,商标由企业名称构成或者包含企业名称,该名称与申请人名义存在实质性差异,容易使公众发生商品或者服务来源误认的。

10,具有其他不良影响的。

以上就是有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的审查标准。申请人和审查人员对具体的某个商标的理解存在差异而导致商标被驳回。

三、商标缺乏显著性。

《中华人民共和国商标法》第十一条规定,下列标志不得作为商标注册:(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;(二)仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其特点的;(三)缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。

根据商标固有显著性的不同,我们可以将商标分为强商标和弱商标。

强商标是本身具有显著性或者商标所有人证明其商标已取得第二含义。强商标包括三种即臆造性商标、任意性商标和暗示性商标。臆造性商标,是指构成商标的单词或者字母组合在词典上没有任何含义。比如:凯杰特,本身没有描述任何事物,且没有任何含义。任意性商标,是指构成商标的单词或者单词组合在词典上有固定含义,但与其指定的商品或者服务无关。比如:“Apple”(苹果电脑),其中文含意是苹果。暗示性商标,是指对其使用商品的性质或者质量具有影射或者暗示作用的商标,暗示了但未直接描述其使用商品。(这类商标尽量少用,因为对暗示不同的人可能认识不一样)。

弱商标主要就是描述性商标、地名商标和姓氏商标。这几种商标都缺乏明显的特征。除非申请人能证明通过使用获得了足够的显著性或者具有了第二含义。所以不建议申请人使用这些类型的商标申请注册。

四、其他原因

除了以上主要原因之外,造成商标注册申请批不下来的原因还有

A 商标代理机构的失职,造成文件丢失或者内容错误。

B 欺骗性的假冒代理机构,也就是俗称的皮包公司,这种现象在前几年比较多出现,一般都是挂一个某某公司办事处的牌子,而且那个时候商标注册申请审查时间相当长,在这段时间里足够骗子骗足了钱走人。所以申请人一定要选择正规的、有资历的代理机构,切勿上当受骗。

那么商标注册申请一旦被驳回,会给企业带来哪些损失呢?

1,经济损失。

这是毫无疑问的。一方面,企业申请商标注册所缴纳的费用是不退的,包括商标代理机构收取的代理费一般也是不退的,双方有协议的除外。如果一个企业就某一商标在很多类别上申请注册了,都被驳回的话,那注册费用的损失是相当大的。另一方面,很多企业在商标注册申请提交之后甚至更早就在使用此商标了,企业为了推广该品牌,需要持续的投入推广费用,在等待商标局审查的这段时间里,企业不会什么的不做的等待,肯定会不遗余力的推广自己的商标,而一旦注册申请被驳回,企业不得不改变商标的情况下,以往对该商标的推广投入尚未产生有效收益的情况下,企业的损失不可避免的产生了,这损失相对于注册费用的损失要大很多很多。

2,时间上的延后。

企业的商标注册申请一旦被驳回,那么企业在等待审核的这段时间里对商标的使用推广都将是没有收益的无用功,企业需要申请注册新的商标,除了经济损失外,在时间上又延后一年多甚至两年多,企业又要重新开始推广一个品牌,在激烈的瞬息万变的市场竞争中,这对企业品牌的成长是很不利的。就算企业就驳回申请复审,复审的时间是相当长的,这样一种情况下,企业就会进退两难,在等待中失去很多市场机会。

3,其他损失

如果申请人在中国提出注册申请后根据《马德里协定》提出了商标国际注册申请。一旦该商标被商标局驳回,根据中心打击原则,申请人提出国际注册申请将因基础注册无效而被驳回。     

商标注册申请被商标局依据《商标法》第28条认定为与在先注册的引证商标近似而驳回该注册申请.如果申请人在法定期限内没有提出驳回复审申请或者复审申请理由不成立,那么该裁定对申请商标与引证商标相近似的认定发生法律效力。如果申请人在使用该商标,那么引证商标权人可以依据该裁定主张申请人的使用行为构成商标侵权而要求申请人承担侵权责任。企业因为商标注册申请被驳回而不得不换标的情况下,对企业已经形成的知名度和良好的社会形象都是比较大的打击,商誉的无形损失是相当大的。

综上所述,商标注册申请一旦被驳回,对商标申请人造成的损失是比较大的,因而商标注册申请人在申请之前一定要慎重,尽可能的避免被驳回,而商标代理机构的重要责任之一就是让申请人认清风险并帮助申请人最大限度的避免风险。

如何在申请商标注册中规避本文第一部分提到的风险,提高注册成功率,避免不必要的损失。根据商标法、商标注册实务,可以采用以下方式来尽可能的规避风险。

1,拆分注册

   这个主要是针对组合商标而言的。《商标审查标准》对于商标中的字母、文字、图形部分的审查标准是不同的。组合商标在审查中是分开审查的,图形、文字先分开审查,然后载整体审查。图形或者文字任何一部分有类似的在先权利,则基本上判定该商标整体有类似的在先权利,从而判定驳回。文字部分的识别性与对应性相对较强,申请人可以较为灵活的设计商标文字部分来规避法律禁止性规定,除非出现查询时处于查询盲期的数据中有类似的文字。而图形部分与英文字母部分确定性较差,审查过程中审查员自由裁量性较强。即使申请人设计商标过程中刻意将其与在先申请相区别,但由于各人审美标准的不同,在审查过程中也有可能被认定为近似商标。所以建议在申请商标注册时对组合商标进行拆分,图形一份申请、文字一份申请,这样增加了注册成功的可能性,而避免因一部分有类似的在先权利而被整体驳回的情况。而拆分注册还有一个好处就是各部分可以自由组合,增加了注册商标使用的灵活性。我国商标法并未禁止在一件商品上使用多个注册商标。

2,商标一定要使用

   这个主要针对很多商标因缺乏显著性而被驳回的情况。商标的显著性可以分为固有显著性和取得显著性。固有显著性很好理解,就是商标本身就具有的独创性、区别性,是文字、图形或者独特的设计所产生的一种特性。而取得显著性则是商标本身不具有显著性,而通过在市场交易中的使用获得了第二含义,使得消费者对该商标的认知度、区分度较高,而不会发生混淆和误导。

 不光是缺乏显著性的商标,商标在申请注册后一定要积极使用,商标的意义是在商品交易中体现的。企业应积极推广,在该商标注册申请指定保护的商品上使用,这是善意的积极的使用(抢注他人商标的除外)。  关于使用,我还会构思点其他的文字专门论述。

但需要注意的是,如果该商标与他人在先注册申请明显近似的话,那么申请人应严格管理使用行为。商标的近似性审查是审查员自由裁量的过程,存在一定的风险。如果在驳回复审程序中商标评审委员会支持商标局的驳回理由.那申请复审商标与他人商标近似这一判定即发生既判力。在这种情况下注册过程中申请人使用商标的行为可以被认定为商标侵权。所以建议在查询时发现明显近似的在先权利,最好换标,不要勉强的申请注册,由此造成的后果可能难以预料。

3,其他法律手段 

商标申请流程比较漫长,在此期间内申请人并不具有排他性权利,在商标法上和其他法规中也没有明确规定申请注册过程中的商标是否受保护。如果他人使用相同的商标不但会造成相关公众的混淆误认,还可能使商标丧失显著性,建议申请人在申请过程中通过其他途径保护该商标。

A 如果是独创性的商标设计,可以向版权管理中心登记著作权,通过著作权的形式确定了申请人对该图形的独占性权利。著作权保护范围较广,并不受使用商品类别的限制。以著作权对抗他人对该商标的使用。

B 利用反不正当竞争法维护权利。《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条第二款规定,擅自使用知名商品特有的名称、包装、装璜,或者使用与知名商品近似的名称、包装、装璜,造成和他人的知名商品相混淆,使购买者误认为是该知名商品的行为为不正当竞争行为。商标申请人通过对商标的使用,使其商品在市场上一定区域内具有一定的知名度,可以以此为由保护自己的商标。综合以上,一方面申请人在申请注册前一定要做好商标查询工作,尽可能避免因由类似的在先权利而被驳回的情况,另一方面在商标取名、设计的时候要尽可能的具有独创性,同时不要触及商标法的禁止性规定,让商标具有固有显著性。

江阴市盛得商标代理有限公司 Copyright(C)2009-2013